10 Ocak 2017 tarihinde yürürlüğe giren 6769 Sayılı Sınaî Mülkiyet Kanunu (“SMK”), hakları artık daha güçlü bir yasal çerçeve ile korunmaya başlanan marka sahipleri tarafından memnuniyetle karşılanmıştır.
Bu yeni kanunun çıkarılmasının başlıca sebebi, sınai mülkiyet haklarına ilişkin önceki Kanun Hükmünde Kararnamelerin (“KHK”) bazı hükümlerinin Anayasa Mahkemesi tarafından, mülkiyet haklarının KHK’lerle düzenlenmesini yasaklayan Anayasamızın 91. Maddesi uyarınca iptal edilmesiydi.
SMK’de yer alan hükümlerin çoğu önceki KHK’lerde yer alan hükümlerle aynı veya benzer olmakla birlikte, fiili uygulamalarının nasıl olacağı ve gelişeceği merak edilen yeni hükümler de bulunmaktadır. Bu belgede, SMK’de markalarla ilgili getirilen önemli yeni hükümlerin uygulanması ile ilgili mevcut durum ve geleceğe yönelik öngörülerimiz yer almaktadır.
SMK’nin oluşumuna çeşitli aşamalarda katkıda bulunarak yakından tanıklık etmek suretiyle, SMK ile getirilen yeni hükümlerin kapsamı hakkında bilgi edinmiş bulunuyoruz. Bununla birlikte, marka hukuku dinamik bir hukuk alanı olduğundan, son on beş aylık süre içinde SMK ile getirilen yeni hükümlerin uygulamasına yakından bakıldığında, bunların bir kısmının uygulamada başlangıçta öngörülemeyen sorunlara neden olduğu görülmektedir. Bir kısım yeni hükümlerle ilgili ise uygulamada yeknesaklık sağlanabilmesi için Yargıtay kararlarının yorum ve rehberliğine ihtiyaç duyulmaktadır.
Bu belgede sekiz konuda getirilen yeni hükümler, uygulamadaki durum ve geleceğe yönelik öngörülerimiz paylaşılmaktadır:
- Muvafakatname
- Üç Boyutlu Markalar ve Renk Markaları
- Marka Hakkının Tükenmesi İlkesi
- Ceza Hükümleri
- Kötü Niyetle Yapılan Marka Tescilleri
- Hükümsüzlük Davası Açma Süresi
- İtiraz Aşamasında Kullanmama Savunması
- Dava Aşamasında Kullanmama Savunması
Marka mevzuatımıza çok önceden girmiş olan kural gereği, yeni yapılan bir marka başvurusunun, önceki koruma tarihli bir marka ya da marka başvurusu ile aynı veya ayırt edilemeyecek düzeyde benzer olması ve koruma istenen mal ve/veya hizmetlerin de aynı veya aynı tür olması durumunda, TÜRKPATENT tarafından mutlak ret nedenleri incelemesinde re’sen reddedilmesi gerekmektedir. Önceki marka/marka başvurusu sahibi tarafından sonraki marka başvurusu sahibine, marka başvurusunu tescil ettirebilmesi için verilen rıza belgesi olan muvafakatname, marka başvurularının mutlak ret nedenleri bakımından incelenmesi sonrasında önceki tarihli, aynı veya ayırt edilemeyecek düzeyde benzer marka veya marka başvurularının ret gerekçesi olarak gösterilerek reddedilmesi durumunda, ret gerekçesini ortadan kaldırmak için yeni kanunla getirilen bir imkan olarak ortaya çıkmıştır. Ancak muvafakatnamenin, kullanılmayan önceki tarihli marka sahipleri tarafından, yeni marka tescil ettirmek isteyenlerden maddi menfaat temin etmek için bir araç olarak kullanılmaya başlandığı tecrübe edilmiştir.
Rette gerekçe oluşturan marka sahiplerinden muvafakatname talep etme aşamasında, marka başvurusu sahibinin marka sahipleri ile görüşme sürecinde elini güçlendirebilecek en önemli güç, şartları var ise yetkili mahkemeler nezdinde kullanmama sebebiyle iptal davası açmaktır.
Ancak, yargılama süreçlerinin uzunluğu ve masraflı oluşu düşünüldüğünde, bu dava yolu da hızlı ve sorunsuz bir şekilde markasını tescil ettirmek isteyen hak sahiplerinin ihtiyacını yeterince karşılayamamaktadır.
Muvafakatnamenin, kullanılmayan önceki marka sahipleri için bir maddi menfaat temin aracı olarak görülmesi sorununun kısmi çözümü, aslında SMK ile getirilen bir başka yeni düzenleme ile mümkün olabilecektir. SMK’nin 26. ve 192. Maddelerine göre, TÜRKPATENT 2024 Ocak’tan itibaren kullanılmayan markaları iptal etme yetkisine sahip olacaktır. TÜRKPATENT’in yürüttüğü diğer başvuru ve itiraz süreçlerinin yargılama süreçlerine göre hızlı ve seri bir şekilde sonuçlandığı dikkate alındığında, kullanmama sebebiyle iptal taleplerinin de TÜRKPATENT tarafından benzer sürelerde sonuçlandırılacağını öngörmekteyiz.
Bu nedenle, bu yeni düzenlemenin olumlu etkisinin, TÜRKPATENT’in kullanmama nedeniyle marka iptali taleplerini işleme almaya başlamasıyla daha fazla ortaya çıkacağını düşünmekteyiz.
Daha detaylı analiz için lütfen bakınız: gun.av.tr/tr/analysing-turkeys-evolving-trade-mark-landscape/
Üç Boyutlu Markalar ve Renk Markaları
Markaların grafik gösterim kuralı, “marka sahibine sağlanan korumanın konusunun yetkili makamlar ve halk tarafından açık ve kesin olarak anlaşılmasını sağlayabilecek şekilde sicilde gösterilebilir olması” şeklinde değiştirilmiştir. Bu yeni düzenleme, üç boyutlu markalar için farklı açılardan birden fazla marka örneği ile gösterimi, dolayısıyla üç boyutlu markaların tescilini mümkün kılmıştır. Ayrıca, “renkler” ve “sesler” ilk defa “marka” olarak nitelendirilebilecek “işaretler” altında açıkça belirtilmiş ve sicilde gösterim kriterleri ayrı ayrı düzenlenmiştir.
Önceki KHK kapsamında şekil markalarının korunmasında -korumanın kapsamının net olmaması nedeniyle- uygulamada sorunlar yaşanabiliyordu. Ancak, yeni kanun ile markaların üç boyutlu olarak korunması özellikle marka tecavüzü durumlarında marka sahibine daha güçlü bir koruma sağlayacaktır.
Ses markalarının tescilinde için ciddi sorunlar beklememekle birlikte renk markalarının tescilinin Yargıtay içtihatları oluşuncaya kadar zor bir konu olmaya devam edeceğini, özellikle tek bir renkten oluşan markaların tescilinin zor olacağını ve renklerin marka olarak tescil ettirebilmek için kullanım sonucu ayırt edicilik kazandıklarına dair güçlü deliller gerekeceğini düşünüyoruz.
Nitekim önceki 556 sayılı KHK döneminde verilen bir kararda Yargıtay’ın görüşü, renklerin doğada sınırlı sayıda olmaları nedeniyle, renkler üzerinde tekel oluşturacak şekilde marka hakkı tesis edilemeyeceği yönündeydi. Bu görüşün değişmesinin yeni kanun döneminde de zor olacağını, tescil edilseler dahi, renk markalarının koruma kapsamının Mahkemelerce dar yorumlayacağını öngörüyoruz.
Marka Hakkının Tükenmesi İlkesi
Yeni kanun, marka hakkının tükenmesi açısından etkisi büyük bir değişiklik getirmiştir. Önceki KHK döneminde ülkesel tükenme ilkesi geçerliyken yeni kanun ile uluslararası tükenme ilkesine geçildiği için marka sahiplerinin başka ülkelerde satışa sunduğu ürünleri paralel ithalatçıların satın alıp Türkiye’de satmasının yolu açılmıştır.
Oysa önceki KHK döneminde marka sahibi tarafından ülkemizde satışa sunulmadan evvel bu tür ürünleri paralel ithalatçıların getirmesinin önüne geçilebiliyordu.
Bu nedenle getirilen yeni düzenleme ile paralel ithalat ve bu tür ithalatçılar serbestiye kavuşmuşlardır.
Ancak bu tür ürünleri getirenlerin marka hakkı sahibi gibi gerekli garanti bakım, yedek parça vs hizmeti vermesinin pek mümkün olamayacağı ve bu tür ürünler sebebiyle tüketicilerin sıkıntılar yaşayabileceğini öngörmekteyiz. Kar marjının önemli ölçüde düşeceği bir kısım mallar açısından ise, marka hakkı sahiplerinin Türkiye piyasasına girmeme veya girenlerin çıkma eğilimi göstermesinin söz konusu olabileceğini düşünüyoruz.
Yasa koyucunun tasarı aşamasında olan Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nda değişiklikler öngören kanunda halen yürürlükte olan ulusal tükenme ilkesi ile ilgili hükümde bir değişiklik yapmaması halinde, Sınai Mülkiyet Kanunu’nda da önümüzdeki yıllarda yapılacak bir değişiklikle ulusal tükenme ilkesine geri dönüş olabileceğini değerlendiriyoruz.
Yeni Kanun, marka hakkı sahipleri için ceza hükümleri açısından da çok lehe değişiklikler getirmiştir. SMK, 556 sayılı KHK döneminde suç teşkil eden fiiller kapsamında sayılmayan – özellikle “ithal ya da ihraç etmek, ticari amaçla satın almak, bulundurmak, nakletmek veya depolamak” – fiilleri de kapsamına alarak suçun tanımını genişletmiştir. Anılan fiiller KHK döneminde de birçok mahkeme tarafından suç teşkil eden fiiller olarak kabul ediliyor ancak bir kısım mahkemeler aksi yönde kararlar veriyordu. Yeni Kanun, mahkemelerin tutarsız uygulamalarını da çözüme kavuşturmuştur.
KHK döneminde, marka sahipleri açısından bir diğer büyük sorun ise, ceza yargılaması süresince depo masraflarına katlanma zorunluluğu idi.
Yeni Kanun Türk Hukukuna, belli şartların karşılanması halinde marka sahibine ceza davasının sonuçlanmasını beklemeden, el koyulan sahte malların daha çabuk imhası için başvuruda bulunma imkanını sağlayan “hızlı imha prosedürü”nü getirmiştir.
Hızlı imha prosedürü, marka sahibini ve devleti sanığın daha sonraki olası iddia ve taleplerine karşı garanti altına almak adına, çok sıkı şartlara bağlanmıştır.
Sınai mülkiyete ilişkin ceza hukukuna getirilen bu yenilikler sayesinde, cezai işlemlerin artık daha da elverişli bir hale geldiğini görüyor ve daha da yaygınlaşmasını bekliyoruz. Ceza yargılamasında marka sahibinin katlanması gereken masraflar ise, mahkemeler tarafından önümüzdeki dönemde daha sık uygulanmasını beklediğimiz hızlı imha prosedürü sayesinde daha da azalacaktır.
Daha detaylı analiz için lütfen bakınız: gun.av.tr/tr/anti-counterfeiting-a-global-guide-2017-turkey-chapter/
Kötü Niyetle Yapılan Marka Tescilleri
Yeni Kanun, tescilli markaların, tecavüz davalarındaki savunmaya etkisi bakımından oldukça önemli bir değişiklik getirmiştir. Yargıtay’ın tescilli markanın kullanımının tecavüz yaratmayacağı yönündeki yerleşik içtihadı; bir markanın açık bir kötü niyetle olsa dahi tescil edilmiş olması halinde, markanın kullanımı konusunda bir anlamda bir bağışıklık sağlamaktaydı. Bu şekilde açık bir şekilde marka tecavüzü yaratan kullanımlar dahi, tescilli marka savunmasından yararlanarak, marka hükümsüz kılınana kadar güvenle devam edebilmekteydi. Marka sahiplerinin, açılan tecavüz davalarında karşılaştıkları en önemli sorunlardan biri, kuşkusuz kötü niyetle elde edilen bu marka tescillerinin, tecavüz davalarının etkinliği bakımından yarattığı engellerdi.
Yeni Kanun ile getirilen düzenleme, tescilli marka hakkının, daha önceki tarihli bir markaya dayanılarak açılan tecavüz davalarında savunma olarak ileri sürülemeyeceğini hüküm altına almaktadır. Bu değişiklik, geçmişte, kötü niyetle elde edilen tescillerin yarattığı engeller sebebiyle olumlu bir gelişme olarak not edilmiştir. Hatta Mart 2018’de, Bölge Adliye Mahkemesi, tescilli bir markanın kullanımını engelleyen bir ihtiyati tedbir kararı dahi vermiştir. Bu kapsamda, bu yeni düzenlemenin kötü niyetle yapılmış olan marka tescillerine karşı oldukça etkili olacağı açıktır.
Ancak getirilen bu yeni düzenleme, aynı zamanda bir marka iyi niyetle tescil ettirilmiş dahi olsa, önceki tarihli markaya tecavüz riski taşıdığı anlamına da gelmektedir. Diğer bir ifade ile, bir kişi, bir markayı iyi niyetle tescil ettirmiş dahi olsa ve tescil aşamasında markasına hiç bir itiraz dahi yapılmamış olsa da, markanın kullanımının daha eski tarihli bir markaya tecavüz teşkil ettiği iddiasıyla karşılaşabilecektir.
Dolayısıyla bu yeni değişiklik, kötü niyetli tescillere karşı uzun zamandır süregelen tartışmalara bir son vermekteyse de, marka sahibinin tescilli markasını ne zamandan itibaren güvenle kullanabileceği konusunda yeni bir tartışma başlatmıştır.
Bu konuda bazı uygulayıcılar, yeni Kanun ile getirilen bu düzenlemenin sadece kötü niyetli tescillerle sınırlandırılması gerektiğini savunmaktaysa da, bu konuda Mahkeme içtihatları yol gösterici olacaktır. Bu düzenleme aynı zamanda, marka sahiplerinin, bir markayı tescil ettirip kullanmadan önce, önceki tarihli markalar bakımından çok daha detaylı ve titiz bir araştırma yapmaları gerektiğini de ortaya koymaktadır.
Hükümsüzlük Davası Açma Süresi
Yeni Kanun, hükümsüz davalarını açarken riayet edilmesi gereken süreler bakımından da yeni bir kural getirmiştir. 556 sayılı KHK da çok net bir şekilde düzenlenmemiş olan 5 yıllık dava açma süresi daha sonra Yargıtay kararları ile yerleşik içtihat haline gelmişti. Yeni Kanun, AB Hukukun’da olduğu gibi “sessiz kalma yoluyla hak kaybı” prensibini açıkça düzenlemektedir.
Bu yeni düzenleme uyarınca, hükümsüzlük davası açmak için belirli bir süre bulunmamaktadır; ancak önceki marka sahibi, sonraki tarihli markanın kullanımından haberdar ise ve bu kullanıma 5 yıl boyunca sessiz kalmış ise, sonraki tarihli marka sahibinin kötü niyetli olduğu haller hariç, hükümsüzlük dava açma hakkını kaybetmektedir.
Bu yeni düzenlemeye ilişkin temel ilkeler şu şekilde özetlenebilir:
- İyi niyetli olarak tescil edilmiş bir markaya karşı hükümsüzlük davası açma süresi, önceki tarihli marka sahibinin, bu markanın kullanımından (tescilinden değil) haberdar olmasından itibaren 5 yıl içerisinde sona erecektir.
- Marka kötü niyetle tescil edilmiş ise, hükümsüzlük dava açması süreye bağlı değildir.
- Sessiz kalma süresini değerlendirme konusunda, Kanun, önceki tarihli marka sahibinin, sonraki tarihli markanın kullanımını “bildiği” veya “bilmesi gerektiği” tarihe işarete etmektedir. Kanunda belirtilen “bilmesi gerektiği” yönündeki ifadeden, Türk Ticaret Kanunu’nun “basiretli tacir” ilkesinin uygulanması gerektiği ve her olayın koşullarında önceki marka sahibinin, sonraki tarihli markanın Türkiye içerisindeki kullanımından haberdar olmasının beklenip beklenemeyeceğinin incelenmesi gerektiği düşünülmektedir.
Bu yeni kural genel olarak olumlu bir gelişmedir. Ancak marka kötü niyetle tescil edilmiş olsa da, önceki marka sahibinin bu markanın kullanımına 5 yıldan çok daha uzun bir süre sessiz kalması halinde, bu kuralın nasıl uygulanacağı belirli değildir. Bu konuda Yargıtay’ın yerleşik içtihadı, sonraki tarihli marka kötü niyetli olsa da, önceki tarihli marka sahibi, sonraki markanın kullanımına, marka sahibinin tescile güvenerek markasına yatırım yapacağı kadar uzun bir süre sessiz kalmış ise, dava açma hakkını kaybedeceği yönündedir. Yeni kural ise, kötü niyet varsa, dava açma hakkının süresiz olduğunu açık bir şekilde düzenlemektedir. Bu kapsamda bu yeni kuralın yerleşik içtihadı değiştirip değiştirmeyeceği ya da yerleşik içtihadın bu kuralın uygulamasına etkisi merakla beklenmektedir.
İtiraz Aşamasında Kullanmama Savunması
SMK ile birlikte, Marka Hukuku’na dair getirilen en büyük değişikliklerden birisi, şayet karıştırılma ihtimaline dayalı bir itiraz yapılmışsa (madde 6/1), itiraz aşamasında ileri sürülebilen kullanmama savunmasıdır. SMK’nin 19. maddesine göre, itiraza dayanak gösterilen marka itiraza konu başvurunun başvuru tarihinde (veya rüçhan tarihi) 5 yıldan fazla zamandır tescilli ise, başvuru sahibinin talebi üzerine, TÜRKPATENT, itiraz sahibinden başvurunun başvuru veya rüçhan tarihinden önceki 5 yıllık süre içinde itiraza dayanak markasını kapsadığı mal ve/veya hizmetler üzerinde, Türkiye’de ciddi biçimde kullanmakta olduğunu ispat etmesini istemekle yükümlüdür. SMK’nin Uygulanması Hakkında Yönetmeliğin (“Yönetmelik”) 29. maddesi uyarınca, TÜRKPATENT itiraz sahibine, markasını Türkiye’de ciddi biçimde kullanmakta olduğuna dair delillerini sunması için 1 aylık süre verir.
Bu nedenle, itiraz sahibi şirket Türkiye’deki bir marka başvurusunun yayına karşı itiraz etmeye karar verdiğinde kullanmama savunması ile karşılaşabileceğini unutmamalıdır ve Türkiye’deki markasının efektif ve ciddi kullanımını gösteren delillerini de sunmaya hazır olmalıdır.
Bu prosedür Türkiye’de tamamıyla yeni olduğundan sunulacak delillerin değerlendirilmesi henüz yerleşik değildir ve özellikle kullanmama savunması talebinin mevzuata uygun olarak sunulup sunulmadığı yönünde çelişkiler mevcuttur. 556 sayılı Kanun Hükmünde Kararname yürürlükteyken Yargıtay’ın kullanmamaya dayalı iptal davalarına ilişkin verdiği emsal kararlar TÜRKPATENT tarafından kullanmama savunmasının kriterleri ve uygulaması açısından dikkate alınabilir.
Daha detaylı analiz için lütfen bakınız: gun.av.tr/tr/proof-of-use-guidelines-updated/, gun.av.tr/tr/turkish-patent-and-trademark-office-issues-guidelines-for-proof-of-use-in-opposition-proceedings/
Dava Aşamasında Kullanmama Savunması
SMK’nin 25/7. maddesi markalarda hükümsüzlük davalarını, 29/2. maddesi ise tecavüz davalarını düzenlemektedir. Her iki maddenin son fıkrası 19. maddeye atıf yapmakta ve kullanmama savunmasının davalarda da uygulanacağını öngörmektedir. Dolayısıyla, kullanmama savunması mekanizması tecavüz ve hükümsüzlük davaları açısından da uygulanabilir niteliktedir.
Davalara ilişkin tek fark ise buradaki kullanım ispatı talebinin İlk Derece Mahkemeleri ve genellikle marka hukukunda uzmanlaşmış hakimler tarafından incelenecek olmasıdır.
Karıştırılma ihtimaline dayalı hükümsüzlük davalarında ileri sürüldüğünde davacı, kullanımını iki açıdan ispat etmek durumundadır: davaya dayanak olan markasının kullanımını dava tarihinden başlayarak geriye doğru 5 yıl için ispatlamak durumundadır; eğer hükümsüzlüğü istenen markanın başvuru veya rüçhan tarihinde, davacının markası en az 5 yıldır tescilli idiyse davacı ayrıca, sonraki tarihli markanın başvuru veya rüçhan tarihinden başlayarak geriye doğru 5 yıl içindeki kullanımını da ispatlamak durumundadır.
İkinci olarak, SMK’nin 29/2. maddesi kullanmama savunmasının tecavüz davalarında uygulanabilirliğini düzenlemektedir.
Davalı tarafından talep edilirse, davacı davaya dayanak olan markasının kullanımını dava tarihinden başlayarak geriye doğru 5 yıl için ispatlamak durumundadır.
Bu nedenle, marka sahibi üçüncü kişinin markasına karşı hukuku bir süreç başlatmadan önce iki defa düşünmeli ve davaya dayanak olarak gösterdiği tescilli haklarından faydalanmak hususunda emin olmalıdır.
Ayrıca, markanın kullanımını ispatlamada en önemli belgeler özellikle faturalar ve söz konusu markayı üzerinde taşıyan, ürünlerin üretim ve satışını gösteren belgeler olacaktır. Marka sahipleri geriye dönük olarak bu tür belgeleri toplama ve sunma konusunda hazırlıklı olmalıdır. SMK’deki bu maddeler, markaların ciddi olarak kullanılması prensibini desteklemektedir ve bu maddeler neticesinde tescilli ve fakat kullanılmayan markaların koruma alanı geçmişte olduğu kadar güçlü olmayacaktır.