Patent Dünyasında Schrödinger Paradoksu: Piyasadaki Ürün Önceki Tekniğe Dahil Edilmeyebilir mi?

Avrupa Patent Ofisi (“EPO”) Genişletilmiş Temyiz Kurulu, 02.07.2025 tarihinde verdiği G1/23 kararıyla, piyasaya halihazırda sunulmuş bir ürünün teknikte uzman kişi tarafından iç yapısının analiz edilememesi veya yeniden üretilememesi halinde ürünün buluş basamağı incelemesinde tekniğin bilinen durumuna dahil edilip edilemeyeceğine açıklık getirerek; G1/92 kararı sonrası uygulamada süregelen tartışmalara yeni bir boyut katmıştır.

Söz konusu karara konu uyuşmazlıkta, Borealis firması, patent sahibi rakibi Mitsui Chemicals’ın güneş pili sızdırmazlık malzemesi ve güneş pili modülünü koruyan EP 2 626 911 (“EP911”)numaralı Avrupa patentine karşı Avrupa Patent Ofisi nezdinde başlattığı itiraz süreci kapsamında, patent sahibi tarafından ENGAGE® 8400 markasıyla piyasaya sunulan bir polimerin; EP911 patentinin başvuru tarihinde ticari olarak erişilebilir olduğu gerekçesiyle buluş basamağı incelemesinde tekniğin bilinen durumuna dahil edilmesi gerektiğini ileri sürmüştür.

Her ne kadar taraflar, ENGAGE® 8400 ürününün karmaşık bir polimer olduğu ve ürünün üretim yönteminin kamuya açık olmadığı veya karmaşık bir polimerin tam olarak yeniden üretilmesinin, (nihai ürün teknikte uzman kişiler tarafından analiz edilebilse dahi) kolay bir işlem olmadığı konusunda aynı fikirde olsalar da; EPO Genişletilmiş Temyiz Kurulu’nun uygulaması çok tartışmalı olan G1/92 kararındaki “Bir ürünün kimyasal bileşimi, ürün halka açık olduğunda ve teknikte uzman kişiler tarafından analiz edilip yeniden üretilebildiğinde tekniğin bilinen durumuna dahil kabul edilir.” şeklindeki tespitini farklı yorumlamışlardır.

Patent Sahibi G1/92 kararı doğrultusunda, ENGAGE® 8400 ürününün teknikte uzman kişi tarafından tam olarak yeniden üretilmesi mümkün olmadığından tekniğin bilinen durumuna hiç dahil edilmemesi gerektiği yorumunu yaparken; itiraz sahibi Borealis firması ise G1/92 kararının daha geniş yorumlanması gerektiğini ve bu kapsamda, patentin başvuru tarihi öncesi piyasada mevcut olan bir ürünün analiz edilebilir tüm özelliklerinin, ürün tam olarak yeniden üretilemese dahi; tekniğin bilinen durumuna dahil olması gerektiğini ileri sürmektedir.

Her ne kadar, EPO İtiraz Kurulu tarafından Borealis firmasının buluş basamağına ilişkin itirazları ilk aşamada reddedildiyse de, konu Borealis firmasının temyiz başvurusu akabinde Temyiz Kurulu’nun önüne taşınmış ve bu temyiz süreci kapsamında, Genişletilmiş Temyiz Kurulu’na aşağıdaki sorular yöneltilmesine karar verilmiştir:

1. Avrupa patent başvurusunun yapıldığı tarihten önce piyasaya sürülen bir ürün, sadece o tarihten önce teknikte uzman kişi tarafından, teknikte uzman kişi üzerinde aşırı bir yük oluşmaksızın ürünün bileşimi veya iç yapısı analiz edilip yeniden üretilemediği için, Avrupa Patent Sözleşmesi Madde 54(2) anlamında tekniğin bilinen durumunun dışında tutulmalı mıdır?
2. sorunun cevabı hayır ise, başvuru tarihinden önce kamuya açık hale getirilen söz konusu ürünle ilgili teknik bilgiler (örneğin teknik broşür, patent dışı veya patent literatürü yayınları yoluyla), ürünün bileşimi veya iç yapısı o tarihten önce teknikte uzman kişi tarafından, tekniğinde uzman kişi üzerinde aşırı bir yük oluşturmaksızın analiz edilip yeniden üretilip üretilememesinden bağımsız olarak, EPC Madde 54(2) anlamında tekniğin bilinen durumuna dahil mi kabul edilir?
3. sorunun cevabı evet veya 2. sorunun cevabı hayır ise, ürünün bileşimi veya iç yapısının G1/92 kararı anlamında teknikte uzman kişiye aşırı yük oluşturmadan analiz edilip yeniden üretilip üretilemeyeceğini belirlemek için hangi kriterler uygulanmalıdır? Özellikle, ürünün bileşimi ve iç yapısının tamamen analiz edilebilir ve aynı şekilde yeniden üretilebilir olması gerekli midir?

EPO Genişletilmiş Temyiz Kurulu yaptığı değerlendirme sonucunda, halihazırda piyasada bulunan bir ürünün sanki yokmuş gibi ele alınmasının mantıklı ve deneyimlenen gerçekliği yansıtan bir yaklaşım olmadığını ve G1/92 kararının daha geniş yorumlanması gerektiği sonucuna ulaşmıştır. Kurul, piyasada halihazırda bulunan bir ürünün yeniden üretilebilir olup olmadığı değerlendirmesinin her somut olay bazında ele alınması gereken pratik bir hukuki ispat sorunu olduğunu, söz konusu ürünün sırf bu yüzden tekniğin bilinen durumuna dahil edilmemesinin mümkün olmadığını ifade etmiştir.

Daha mühimi G1/23 kararı ile “analiz edilebilirlik (yani ürün üzerinde analiz yapılabilmesi; bileşimin/özelliklerin uzman kişi tarafından makul çabayla çözümlenebilir olması) ve ürünün yeniden üretilebilirlik” (“analysability + reproducibility”) testi terk edilmiştir. G1/23, önceki tür addedilen ürünün analiz edilebilir olması olmasını, ürünün tekniğin bilinen durumuna dahil sayılması için yeterli görmüştür. Karara göre; yeniden üretilebilirlik ise zorunlu bir kriter değildir. Bir ürün kamuya açıksa ve uzman kişi onun özelliklerini (tamamını ya da bir kısmını) anlayabiliyorsa, bu bilgi tekniğin bilinen durumuna dahil kabul edilir. Ayrıca teknikte uzman kişinin “ürünü yeniden üretmesinin” ürünü kendisinin bizzat üretmesi değil, elde etme ve sahip olma becerisi (örn. satın alabilme) anlamında daha geniş bir şekilde yorumlanması gerektiği sonucuna varılmıştır. Bu kapsamda, halihazırda piyasada bulunan bir ürünün sırf bileşimi ve iç yapısının tamamen analiz edilebilir ve aynı şekilde yeniden üretilebilir olmaması sebebiyle tekniğin bilinen durumuna dahil edilmemesinin mümkün olmadığını belirtmiştir.

G1/23 kararının, piyasada halihazırda bulunan ancak tekniğinde uzman kişi tarafından yeniden üretilmesi mümkün olmayan ürünlerin, tekniğin bilinen durumuna dahil edilmesi gerektiğine ilişkin tespiti ile patent sahiplerinin istem yazımı ve hatta pazarlama stratejilerini yeniden şekillendirme potansiyeline sahip olduğu tartışmasızdır. Bu çerçevede, kararın uzunca bir süre patent dünyasında yankılarını duymaya devam etmeyi bekliyoruz.