Patent Dünyasında Schrödinger Paradoksu: Piyasadaki Ürün Önceki Tekniğe Dahil Edilmeyebilir mi?

Avrupa Patent Ofisi (“EPO”) Genişletilmiş Temyiz Kurulu, 02 Temmuz 2025 tarihinde verdiği G1/23 kararıyla, piyasaya halihazırda sunulmuş bir ürünün teknikte uzman kişi tarafından iç yapısının analiz edilememesi veya yeniden üretilememesi halinde ürünün buluş basamağı incelemesinde tekniğin bilinen durumuna dahil edilip edilemeyeceğine açıklık getirerek; G1/92 kararı sonrası uygulamada süregelen tartışmalara yeni bir boyut katmıştır.

Söz konusu karara konu uyuşmazlıkta, Borealis firması, patent sahibi rakibi Mitsui Chemicals’ın güneş pili sızdırmazlık malzemesi ve güneş pili modülünü koruyan EP 2 626 911 (“EP911”)numaralı Avrupa patentine karşı Avrupa Patent Ofisi nezdinde başlattığı itiraz süreci kapsamında, patent sahibi tarafından ENGAGE® 8400 markasıyla piyasaya sunulan bir polimerin; EP911 patentinin başvuru tarihinde ticari olarak erişilebilir olduğu gerekçesiyle buluş basamağı incelemesinde tekniğin bilinen durumuna dahil edilmesi gerektiğini ileri sürmüştür.

Her ne kadar taraflar, ENGAGE® 8400 ürününün karmaşık bir polimer olduğu ve ürünün üretim yönteminin kamuya açık olmadığı veya karmaşık bir polimerin tam olarak yeniden üretilmesinin, (nihai ürün teknikte uzman kişiler tarafından analiz edilebilse dahi) kolay bir işlem olmadığı konusunda aynı fikirde olsalar da; EPO Genişletilmiş Temyiz Kurulu’nun uygulaması çok tartışmalı olan G1/92 kararındaki “Bir ürünün kimyasal bileşimi, ürün halka açık olduğunda ve teknikte uzman kişiler tarafından analiz edilip yeniden üretilebildiğinde tekniğin bilinen durumuna dahil kabul edilir.” şeklindeki tespitini farklı yorumlamışlardır.

Patent Sahibi G1/92 kararı doğrultusunda, ENGAGE® 8400 ürününün teknikte uzman kişi tarafından tam olarak yeniden üretilmesi mümkün olmadığından tekniğin bilinen durumuna hiç dahil edilmemesi gerektiği yorumunu yaparken; itiraz sahibi Borealis firması ise G1/92 kararının daha geniş yorumlanması gerektiğini ve bu kapsamda, patentin başvuru tarihi öncesi piyasada mevcut olan bir ürünün analiz edilebilir tüm özelliklerinin, ürün tam olarak yeniden üretilemese dahi; tekniğin bilinen durumuna dahil olması gerektiğini ileri sürmektedir.

Her ne kadar, EPO İtiraz Kurulu tarafından Borealis firmasının buluş basamağına ilişkin itirazları ilk aşamada reddedildiyse de, konu önce Borealis firmasının temyiz başvurusu akabinde Temyiz Kurulu’na ve ardından da Genişletilmiş Temyiz Kurulu’na taşınmıştır.

EPO Genişletilmiş Temyiz Kurulu yaptığı değerlendirme sonucunda, halihazırda piyasada bulunan bir ürünün sanki yokmuş gibi ele alınmasının mantıklı ve deneyimlenen gerçekliği yansıtan bir yaklaşım olmadığını ve G1/92 kararının daha geniş yorumlanması gerektiği sonucuna ulaşmıştır. Kurul, piyasada halihazırda bulunan bir ürünün yeniden üretilebilir olup olmadığı değerlendirmesinin her somut olay bazında ele alınması gereken pratik bir hukuki ispat sorunu olduğunu, söz konusu ürünün sırf bu yüzden tekniğin bilinen durumuna dahil edilmemesinin mümkün olmadığını ifade etmiştir.

Daha mühimi G1/23 kararı ile “analiz edilebilirlik (yani ürün üzerinde analiz yapılabilmesi; bileşimin/özelliklerin uzman kişi tarafından makul çabayla çözümlenebilir olması) ve ürünün yeniden üretilebilirlik” (“analysability + reproducibility”) testi terk edilmiştir. G1/23, önceki tür addedilen ürünün analiz edilebilir olması olmasını, ürünün tekniğin bilinen durumuna dahil sayılması için yeterli görmüştür. Karara göre; yeniden üretilebilirlik ise zorunlu bir kriter değildir. Bir ürün kamuya açıksa ve uzman kişi onun özelliklerini (tamamını ya da bir kısmını) anlayabiliyorsa, bu bilgi tekniğin bilinen durumuna dahil kabul edilir. Ayrıca teknikte uzman kişinin “ürünü yeniden üretmesinin” ürünü kendisinin bizzat üretmesi değil, elde etme ve sahip olma becerisi (örn. satın alabilme) anlamında daha geniş bir şekilde yorumlanması gerektiği sonucuna varılmıştır. Bu kapsamda, halihazırda piyasada bulunan bir ürünün sırf bileşimi ve iç yapısının tamamen analiz edilebilir ve aynı şekilde yeniden üretilebilir olmaması sebebiyle tekniğin bilinen durumuna dahil edilmemesinin mümkün olmadığını belirtmiştir.

G1/23 kararı Eylül ayında ilk kez EPO Temyiz Kurulunun T 0143/24 kararında uygulama alanı bulmuştur. Söz konusu olayda, İtiraz Kurulu, EP 3 161 066 patentine karşı yapılan itirazı G1/23 kararı öncesi karara bağlamış ve itiraz sahibinin rüçhan tarihinden önce piyasada bulunan iki polietilen reçinesi ürünü önceki tür teknik doküman olarak gösterilmişse de, İtiraz Kurulu ürünlerin rüçhan tarihi öncesi herhangi bir dokümanda açıklanmadığı veya üretim detaylarının kamuya açık olmadığından hareketle ürünlerin önceki tür teknik doküman teşkil etmeyeceğini değerlendirmiştir.

İtiraz sahibinin temyiz başvurusu sonrası konuyu ele alan Temyiz Kurulu ise somut olaya G1/23 kararını uygulayarak rüçhan tarihi öncesinde piyasada bulunan polietilen reçinesi ürünlerinin nasıl yeniden üretilebilecekleri hakkında detaylı bilgi bulunmasa dahi en yakın önceki tür teknik dokümanı olarak ele alınabileceğini ve hem yenilik hem de buluş basamağı incemesinde dikkate alınabileceğini değerlendirmiştir.

G1/23 kararının, piyasada halihazırda bulunan ancak tekniğinde uzman kişi tarafından yeniden üretilmesi mümkün olmayan ürünlerin, tekniğin bilinen durumuna dahil edilmesi gerektiğine ilişkin tespiti ile patent sahiplerinin istem yazımı ve hatta pazarlama stratejilerini yeniden şekillendirme potansiyeline sahip olduğu, ayrıca, AR-GE yatırımı yapan firmaların ürün geliştirmelerini ticari sır olarak saklamak ile patent başvuru yapmak arasındaki ince çizgiyi yeniden ele almasını gerektireceği tartışmasızdır. Bu çerçevede, kararın uzunca bir süre patent dünyasında yankılarını duymaya devam etmeyi bekliyoruz.